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被诉技能秘密侵害版权时抗辩避险指南,商业秘

原标题:IP干货——被诉技术秘密侵权时抗辩避险指南

商业秘密是指“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”因此,一项技术或经营信息只有具备秘密性、商业价值性和保密性的“三性”要件,才能被认定为商业秘密。司法实践中,认定一项技术或经营信息是否构成商业秘密,往往需要通过司法鉴定进行认定。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定,商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

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1.  商业秘密技术鉴定的内容

以下行为构成商业秘密侵权:

侵害商业秘密类的案件中有相当一部分是技术秘密类案件。 相较于其他类型的侵权案件,技术秘密侵权纠纷在法律适用和事实认定方面均难度较高,本文旨在从商业秘密的固定、商业秘密的法定构成要件和商业秘密的内容对比等几个方面简要阐述被控技术秘密侵权时的抗辩要点, 并可作为该类案件被告的参考避险指南。

商业秘密技术鉴定包括非公知性鉴定、同一性鉴定和合法来源鉴定等。

(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;

指南1 :技术秘密侵权的被告方在应诉时首先即应当审查并挑战原告是否提交了商业秘密的载体。

对原告来说,最重要的鉴定包括非公知性鉴定和同一性鉴定。所谓非公知性鉴定,是指通过鉴定,确认原告所主张的技术信息,在鉴定基准日前“不为公众所知悉”,具有秘密性;同一性鉴定,是指通过鉴定确认被告的技术信息与原告所主张的秘密点相同或相似。

(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“不正当竞争案件司法解释”)第十四条规定:“当事人指称他人侵犯商业秘密的,应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同,对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中,商业秘密符合法定条件的证据,包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”其中,商业秘密的载体也即其作为证据提交给法院所应当具备的形式,例如图纸、报告或代码等。

对被告而言,一般举张通过非公知性鉴定、不相同或不相似鉴定以及技术有合法来源的鉴定,达到否认侵权的目的。其中,非公知性鉴定,是指通过鉴定确认原告所主张的技术信息在鉴定基准日前,属于《最高院关于审理不正当竞争民事案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款列举的不构成“不为公众所知悉”的七种情形中的一种或多种;不相同或不相似鉴定,是指通过鉴定确认被告的技术信息与原告的商业秘密既不相同也不相似;合法技术来源鉴定,是指通过鉴定,确认被告的技术信息具有合法来源,如系自行研究开发或反向工程所得。

(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

在爱立曼电子科技(杭州)有限公司诉被告杭州易摩移动通讯技术有限公司等商业秘密侵权纠纷一案中,原告主张,其事务机密、生产技术机密、研究发明成果、研究调查结果、或资讯软件等符合商业秘密的法定构成要件;但法院认为,原告未提供有效证据证明其主张的商业秘密是否存在,致使法院无法界定其所主张的商业秘密的内容及保护范围,亦未提供有效证据证明被告共同实施了侵犯其商业秘密的行为,从而驳回了原告的诉讼请求。[1]

2.  技术鉴定的具体操作

第三人明知或者应知前款所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密。

因此,原告所提交的证据首先应当符合“载体”的要求。技术秘密侵权被诉方首先即应当审查原告是否提供了图纸、报告或代码等技术秘密载体,如果没有,则应向法院提出无法证明原告所诉之技术秘密是否存在、不能确定所诉技术秘密的内容及保护范围的抗辩。

(1)确定一个或多个“秘密点”。所谓秘密点即商业秘密权利人请求保护的非公知信息。对于技术秘密来说,其秘密点就是技术发明点,它既是原告权利的支撑点,也是判断被告是否侵权的对照物。简而言之,秘密点就是请求保护的商业秘密的具体内容,因其通常呈点状分布,故形象地将其称之为秘密点。

在商业秘密侵权案件中,作为被告方,应如何针对原告的诉讼请求提出证明原告的诉讼请求不成立或不完全成立的事实(即抗辩事由),从而尽量使自己免责或减轻责任呢?

指南2 :被告方应当要求原告明确所诉技术秘密的具体内容。

鉴定机构应当根据原告确认的秘密点进行鉴定和比对,在鉴定过程中根据原告确定的秘密点进行科技检索、查新,甄别该秘密点是否属于公知信息。如果没有一个明确的秘密点,则无法进行科技检索查新,无法得出该秘密点是否非公知技术的结论。因此要尽量避免将原告主张的技术信息不作区分,笼统地要求鉴定机构对全套技术方案的秘密性进行鉴定。

实践中,被告方的应诉要点应从商业秘密的固定、商业秘密的法定构成要件、商业秘密的内容比对、商业秘密的获取途径、第三人商业秘密侵权构成条件以及损害赔偿六个方面来考虑。

具体内容和载体是两个不同层次的要求,是指技术信息中与公知技术相区别的技术点。被告方要求原告明确所诉技术秘密的具体内容,是一个使原告所称之“技术秘密”的内容由概括变得具体、由多变少、再与公知技术进行划界的过程,直至将原告所称之“技术秘密”归纳为一个一个的技术点。只有准确确定技术点,案件审理对象才能明确,后续的非公知性鉴定和同一性鉴定才能顺利进行。

秘密点一般以3至5个为宜,最多也不要超过10个,最少不要低于2个。

1商业秘密的固定

就非公知性鉴定而言,被诉方需要注意鉴定应当针对相对具体的技术点进行而非针对原告所称之全部“技术秘密”;否则,若鉴定机构在鉴定前不进行公知技术检索,鉴定专家面对混杂着众多公知技术的技术点时,往往会出于保守而基于其通常认知作出一个放之四海而皆准的鉴定结果,例如“控制系统中各个元器件的连接关系、具体结构、参数以及技术要求构成的整体应当认定为非公知技术信息”。

(2)鉴定的信息必须属于技术问题范畴,不能将法律问题交由鉴定机构判定。

商业秘密的固定,即确定涉案的商业秘密到底是什么。商业秘密的具体内容,包括商业秘密的载体和具体构成。所谓载体是指证据,所谓具体构成是指非公知点是有关信息的要素还是要素间的组合。

就同一性鉴定而言,被诉方需要注意鉴定应当针对区别于公知技术的秘密点进行,而不应当针对囊括了公知技术的技术点进行,否则可能会得出完全不同的结果。例如,原告主张的技术信息包括特征A+B,被控侵权信息包括特征A+C,如果A是公知技术,B、C是非公知信息,在不剥离公知技术的情况下,有可能因为特征A相同而得出二者具有同一性的结论。而如果B和C是公知技术,A是非公知信息,则在不剥离公知技术的情况下,有可能因为特征B、C不同而得出二者不具有同一性的结论。

3.  确定鉴定材料

在商业秘密侵权案件中,被告方首要的应诉要点是将原告所称权利信息的内容由大变小或者由多变少。一个载体上包含很多信息,其中可能只有很少一部分才具有非公知性。

司法实践中,法院对于这一问题的拿捏并不一致,仍然有直接将原告所提交的各种图纸或全部技术内容作为委托鉴定对象的情况,被诉方在此类案件中尤应注意公知性鉴定应针对具体的秘密点,且同一性鉴定应当针对非公知的技术点,即不为公众所知悉的技术点进行。

不同的鉴定材料作出的鉴定意见肯定不同,因此确定鉴定材料非常重要,因此当事人双方均应重视鉴定材料的确定。

提示注意:固定商业秘密的过程,尤其是涉及技术信息的非公知性判断,往往需要借助于技术鉴定。法院审理时一般会参考专家证人的意见,或是进行技术鉴定或专家咨询。

指南3 :被告方应审查原告所提交的技术信息是否符合商业秘密的法定构成要件。

司法鉴定是一种科学实证活动,鉴定人在诉讼案件中根据司法机构及当事人委托运用科学技术或者专门知识从事鉴定活动,并且对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断提出鉴定意见,以协助法官理解和认知案件所涉及的“专门性”或“技术性”问题。作为当事人,应当重视司法鉴定在商业秘密纠纷案件中的应用,积极配合、协助司法鉴定机构作出公平合理的鉴定结论。

2商业秘密的法定构成要件

原告所提交的技术信息需符合法定的构成要件才能成为合法的诉讼权利基础。《反不正当竞争法》第九条第三款规定:“本法所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。”即商业秘密应当具备秘密性、实用性和保密性三个要件。司法实践中争议焦点主要集中于秘密性和保密性两点。

在商业秘密得以固定后,接下来,被告方的重要突破点就是从法定构成要件上确认原告所称权利信息并非“商业秘密”。

就秘密性而言,被诉方应当依据不正当竞争案件司法解释第九条的规定,审查及挑战原告所诉之技术信息是否“不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得”。该解释第九条具体列举了“普遍知悉”和“容易获得”的情形。“普遍知悉”包括该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例;该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露;该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开;该信息从其他公开渠道可以获得。“容易获得”则包括该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得;该信息无需付出一定的代价而容易获得。

商业秘密的法定构成要件包括非公知性、价值性、实用性和保密性。《反不正当竞争法》第10条第3款对此有明确规定;《刑法》第219条第3款也有同样的规定,即要求具备四个要件。而《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)对商业秘密的构成只规定了非公知性、价值性和保密性三项条件,并无实用性的要求。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第2款以及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件适用法律若干问题的解释》第10条,对商业秘密构成要件的规定都认同了TRIPS的三要件说。在实践中,此类案件的争议焦点也多集中于非公知性和保密性。因此,被告方应重点从非公知性和保密性入手提出抗辩事由,即,证明原告所称信息由于不具有“非公知性”和“保密性”而不构成“商业秘密”。

我们认为,该解释第九条对“普遍知悉”和“容易获得”的列举并非穷尽列举,技术秘密侵权案件被告还可尝试以被诉技术信息的“易被反向工程性”挑战其秘密性。但需注意,“易被反向工程性”是否能否定原告技术信息的秘密性,中外司法实践的操作并不一致。美国联邦第三巡回上诉法院在SI Handling Systems诉Heisley侵害商业秘密一案中指出,“很清楚,根据宾夕法尼亚州法律,如果CARTRAC易通过实施反向工程而获得,无论上诉人是否实施过此类活动,(该技术)都不能获得商业秘密的保护”。[2]而在张同洲侵犯商业秘密一案中,法院则明确指出“反向工程强调的是实际进行过的反向工程行为,而不是可能性”。[3]

(一)非公知性

另外,技术秘密侵权案件的被告还可尝试提出“记忆抗辩”,即如果员工对在原单位工作实践中学习到的信息进行必要的抽象、归纳,从而转化为员工自己的一般知识、经验和技能,应当允许员工在新的岗位中运用,不构成侵占商业秘密的诉因;而对在原公司接触到的属于公司要求保密的具体经营信息则应当承担保守秘密的义务。美国法院曾在Pittsburgh Cut Wire公司诉Sufrin侵害商业秘密一案中就指出,“一个人在受雇佣过程中获得的才能、技能、机敏、动手和心智能力,以及其他主观知识不归雇主所有,除非该雇员与雇主达成了限制性约定,该雇员有权使用并扩展前述知识”。[4]

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》中的相关规定,具有下列情形的,可以认定为有关信息不构成“不为公众所知悉”:

指南4 :被告方应当着重抗辩其技术信息与原告所诉之技术秘密不相同且不实质相同。

1)该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或行业惯例;

明确了原告的权利基础,判断侵权与否的关键即在于商业秘密的内容比对。依据不正当竞争案件司法解释第十四条的规定,此处构成侵权的对比结果应为“相同或者实质相同”。

2)该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得;

从侵权判定标准来看,商业秘密侵权判定的标准可以归纳为“相同或实质相同+接触-合法来源”,我们认为在原告主张的技术信息与被控侵权技术信息不同的情形下,依据何种标准判断是否构成实质相同应当考虑该技术信息的得出过程是否被外部因素制约,例如是否受到行业标准的制约、是否受到该领域客户的普遍要求的制约、是否受到和已有产品相互兼容的制约。换言之,对于技术信息的得出仅为有限解的情形,被告方应当要求法院放宽认定实质相同的标准。

3)该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露;

综上,被诉方在技术秘密侵权案件中应当把握原告及被诉技术信息的实质,从技术秘密的形式要件、法定构成要件以及技术秘密比对方法和原则等角度进行抗辩避险。

4)该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开;

[1] (2005)杭民三初字第240号

5)该信息从其他公开渠道可以获得;

[2] SI Handling Sys. v. Heisley, 753 F.2d 1244, 1262 (3rd Cir. 1985)

6)该信息无需付出一定的代价而容易获得。

[3] 青岛市市南区人民法院(2005)南刑初字第439号、青岛市中级人民法院(2006)南刑二终字第4号

(二)保密性

[4] Pittsburgh Cut Wire Co. v. Sufrin, 350 Pa. 31, 35 (Pa. Super. Ct. 1944)

原告未采取适当的保密措施,将缺失商业秘密的基本构成要件。被告方可从所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素来说明权利人是否采取了保密措施。

(来自:金杜研究院)返回搜狐,查看更多

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》中的相关规定,具有下列情形之一,在正常情况下足以防止涉密信息泄漏的,应当认定权利人采取了保密措施:

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1)限定涉密信息的知悉范围,只对必须知悉的相关人员告知其内容;

2)对于涉密信息载体采取加锁等防范措施;

3)在涉密信息的载体上标有保密标志;

4)对于涉密信息采用密码或者代码等;

澳门新濠电子游戏网址,5)签订保密协议;

6)对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求;

7)确保信息秘密的其他合理措施。

被告方可根据以上对于“保密性”的认定,逆向寻找突破口。提示注意,实践中,被告方在应诉时应特别关注审查原告证明采取了保密措施的文件是否为事后补造。

3商业秘密的内容比对

只有当被控侵权人非法获取、使用、披露的信息与原告的商业秘密相同或者在实质上相似时,才会涉及到进一步的是否构成侵权的判断。因此,案件诉争信息的内容相同性或相似性比对是被告方的另一个应诉要点。被告方应提出证据证明诉争信息与原告所主张的商业秘密不相同或不构成实质性相似。

提示注意:这个环节往往也需要借助于技术鉴定及专家证人的意见。

4商业秘密的获取途径

商业秘密的一个显著特点就是独占性弱,不具有绝对的排他性,不能对抗第三人自主研发与商业秘密相同或者类似的技术信息和经营信息,也不能对抗第三人从合法渠道知悉或者对合法知悉的商业秘密加以实施的行为。

实践中普遍采用的商业秘密侵权判定原则为“接触加相似”。确认了诉争信息的相同性或者相似性,并不等同于被告当然构成侵权,被告是否采用了不正当手段或者说是否存在信息流动的非法渠道也是一个法定的侵权构成要件。因此,在商业秘密已被确定的情况下,被告的应诉要点就是证明己方获得商业秘密的合法性。

通常,合法获取商业秘密的途径主要有以下五项:

(一)自主开发

商业秘密可以由多个权利主体分别独立拥有,不排斥其他人独立开发研究相同的商业秘密。被告方需要证明自己自主开发的商业秘密的证据,以及为之付出的人力物力,以切断与原告商业秘密的“接触”条件。

(二)合法受让

被告方需要证明被控侵权的信息来源于第三方的合法转让或者许可,自己没有侵权的故意。能够有效证明合法受让的证据主要是相关商业秘密的转让合同或许可合同。

(三)反向工程

反向工程是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。这种研究是由产品到方法的逆向行动,其实质也是一种独立开发研究获取商业秘密的行为,只不过是使用了公开的产品而已。合法的反向工程是获取商业秘密的正当方法,通过该方式取得的商业秘密,不构成侵权。能够有效证明实施反向工程的证据包括购买产品的发票、货物提单、供货合同、反向工程实施过程中的详细数据资料和有关说明,以及研制进展情况的原始记录等。

提示注意:如果当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后,又以反向工程为由主张获取行为合法的,是不能得到法院支持的。

(四)记忆抗辩

记忆抗辩一般出现在客户名单侵权和技术信息侵权案件中。商业秘密中的客户名单,一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息,包括汇集众多客户的客户名册,以及保持长期稳定交易关系的特定客户。技术信息主要包括:技术设计、程序、质量控制、应用试验、工艺流程、设计图纸(含草图)、工业配方、制作工艺、制作方法、试验方式和试验记录等。

双方当事人诉争的焦点是相关信息能否成为雇员的一般知识和经验。实务中倾向于认为,雇主如果将客户名单信息或相关技术信息作为商业秘密管理,而雇员只是通过记忆记住了一些客户名单或技术信息,不具有明显主观恶意,那么该记忆便构成“一般知识、技术和经验”,是可以为自己或者新雇主的利益而使用的;如果该雇员以书面或电子数据等形式特别记载了该客户名单或技术信息,存在主观恶意,则构成商业秘密侵权。

在实践中,判断是否为“不具有主观恶意”的记忆,主要基于如下两条:

1)是否有证据证明以记忆方式故意盗取秘密信息;

2)涉及的信息是否为任何人或相关领域专业人员在任何情形下都能够轻易回忆起来的。

(五)信赖交易

信赖交易是指客户是自愿选择与离职员工或者其所在新企业进行市场交易的,也就是说,客户是基于对离职员工个人的信赖而与员工所在企业进行市场交易的。这种情况下,应当认定为该员工没有采用不正当手段获取、使用或者披露原企业的商业秘密。

提示注意:员工与原企业通过保密协议或竞业限制协议等协议形式对上述交易有约束性规定的,员工应遵守相关约定,不能依据信赖交易原则免责。

5第三人商业秘密侵权构成条件

根据法律规定,第三人商业秘密侵权行为的构成条件是“明知或者应知”相关获取、使用或披露商业秘密的行为违法”的情况下获取、使用或者披露他人的商业秘密。

因此,当被告方是作为第三人侵权被诉时,应诉的重点是证明自己非“明知或应知”直接侵权人的商业秘密侵权行为。

6损害赔偿

如果商业秘密侵权行为是事实,被告方就应该将应诉重点放在如何降低损害赔偿额的问题上,重点审查原告主张损害赔偿额的理由和证据,针对损害赔偿与侵权行为的因果关系、损害赔偿数额的计算方式及构成等进行反驳。

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》中的相关规定,确定侵犯商业秘密行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的,应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值,根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定。

实践中,损害赔偿一直是个难题,因为损害赔偿数额通常难以精准地确定。常用的几种确定损害赔偿额的方法有:

1)根据“权利人因侵权行为所受损失”或者“侵权人因侵权行为非法获利”确定侵权损害赔偿额;

2)适用“合理许可使用费的倍数”计算侵权损害赔偿数额;

3)适用“法定赔偿”方法确定侵权赔偿数额。

被告方应根据具体案件情况充分研究分析上述各种确定侵权损害赔偿额的方法对己方的优劣,在应诉时巧妙地引导判决向有利于己方利益的方向倾斜。

综上,本文以商业秘密侵权案件中被告方的角度详述了被告在此类案件中的应诉要点。其实,逆向来看,上述要点也正是原告主张权利时应考虑的各项关键因素。因此,可以说,在商业秘密侵权案件中,原被告决胜的关键就在于谁能在上述要点中充分举证。

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